11.2.3 Exame pela Secretaria Internacional¶
11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional¶
Durante o Exame de Conformidade para inscrição internacional realizado pela Secretaria Internacional, poderão ser identificados 3 (três) tipos de irregularidades:
i. Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços;
ii. Irregularidades na Indicação de Produtos e Serviços;
iii. Outras irregularidades.
Encontra-se disponível no site da OMPI o “Guia de exame com relação à Classificação de Produtos e Serviços em pedidos internacionais”, que visa informar aos usuários e Administrações de origem sobre as práticas da Secretaria Internacional, auxiliar os usuários no preenchimento do formulário de pedido internacional, além de aumentar a previsibilidade da análise de classificação realizada pela Secretaria Internacional e a consistência da classificação entre as diferentes Administrações das Partes Contratantes. Esse guia pode ser acessado no link a seguir:
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html (inglês)
https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/file.html (espanhol)
Ao comunicar ao INPI e ao depositante sobre uma irregularidade, a Secretaria Internacional especificará o tipo de irregularidade, a maneira de remediá-la e o prazo aplicável, além de indicar o responsável pela correção (o INPI ou o depositante).
Conforme art. 8º da Resolução INPI/PR nº 247/2019, quando o depositante for notificado diretamente pela Secretaria Internacional acerca de irregularidade no pedido internacional, competirá ao mesmo promover as correções devidas junto à Secretaria Internacional. Desta forma, ressalta-se que, na hipótese de irregularidade que pode ser corrigida tanto pelo depositante quanto pelo INPI, caberá ao depositante promover as correções devidas junto à Secretaria Internacional.
Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços¶
As irregularidades na Classificação de produtos e serviços encontram-se previstas na Regra 12 do Regulamento e dizem respeito ao agrupamento dos produtos e serviços apresentados à Secretaria Internacional segundo as classes apropriadas da Classificação Internacional dos Produtos e Serviços vigente na data de depósito do pedido internacional.
Quando a Secretaria Internacional entender que os produtos e serviços enumerados encontram-se em classes distintas daquelas indicadas no pedido internacional, informará o depositante e notificará o INPI, apontando, inclusive, eventual necessidade de pagamento de valor adicional, quando os produtos e serviços enumerados pertencerem a um número de classes superior ao indicado no pedido internacional, de acordo com a Regra 12 (1)(b) do Regulamento.
A decisão final quanto à classificação de produtos e serviços na inscrição internacional será dada pela Secretaria Internacional.
Manifestações sobre irregularidades na classificação de produtos e serviços devem ser enviadas exclusivamente pelo INPI no prazo de 03 (três) meses a contar da notificação pela Secretaria Internacional, de acordo com a Regra 12(2) do Regulamento. Após 2 (dois) meses da comunicação da irregularidade ao INPI e ao usuário, a Secretaria Internacional enviará lembrete a fim de garantir que o prazo de 3 (três) meses seja observado.
Ressalta-se que o INPI não se manifestará, de ofício, a respeito de irregularidades na classificação de produtos e serviços e, ao ser notificado pela Secretaria Internacional, comunicará o depositante acerca da irregularidade diretamente pelo sistema Madrid e-Filing. Caso o depositante queira enviar à Secretaria Internacional, por intermédio do INPI, manifestação promovendo as correções necessárias ou contestando a irregularidade apontada, deverá apresentá-la em até 30 (trinta) dias contínuos da data da notificação. Alternativamente, o depositante poderá optar por realizar o pagamento adicional referente à inclusão de novas classes, conforme apontado pela Secretaria Internacional.
As manifestações quanto às irregularidades devem ser respondidas diretamente pelo sistema Madrid e-Filing.
Caso o depositante queira realizar o pagamento adicional referente à inclusão de novas classes, deverá realizá-lo diretamente junto à Secretaria Internacional.
Havendo manifestação do requerente, o INPI verificará se, após a correção, os produtos e serviços estão contidos no escopo do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Caso afirmativo, o INPI remeterá a resposta do requerente à Secretaria Internacional, tal qual recebida e sem avaliar se os itens estão corretamente classificados e informará ao requerente diretamente pelo sistema Madrid e-Filing. Caso a correção amplie o escopo de proteção, em relação ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base, a manifestação do requerente não será remetida à Secretaria Internacional e o requerente será informado, por meio do sistema Madrid e-Filing.
Quando a Secretaria Internacional informar a necessidade de pagamento de valor adicional e não for enviada manifestação à Secretaria Internacional no prazo estabelecido, o referido pagamento deverá ser efetuado no prazo de 4 (quatro) meses a contar da notificação de irregularidade. Havendo pagamento, a Secretaria Internacional efetuará a inscrição da marca nas classes e com a especificação que julgar corretas.
Quando for enviada manifestação contestando a necessidade de pagamento de valor adicional à Secretaria Internacional e esta confirmar a necessidade de pagamento adicional pelo depositante, o referido pagamento deverá ser efetuado no prazo de 3 (três) meses a contar da comunicação dessa confirmação pela Secretaria Internacional.
Se não houver pagamento, o pedido internacional será considerado abandonado e, nos termos da Regra 12(7) e (8) do Regulamento, o depositante fará jus a reembolso de parcela do valor pago, que deverá ser solicitado junto à Secretaria Internacional.
Irregularidades na Indicação de Produtos e Serviços¶
As irregularidades na Indicação de produtos e serviços encontram-se previstas na Regra 13 do Regulamento e referem-se aos casos em que determinado termo constante do pedido internacional é considerado, pela Secretaria Internacional, como demasiadamente vago para fins de classificação, incompreensível ou linguisticamente incorreto.
A decisão final quanto à indicação de produtos e serviços na inscrição internacional será dada pela Secretaria Internacional.
Manifestações sobre irregularidades na indicação de produtos e serviços devem ser enviadas exclusivamente pelo INPI no prazo de 3 (três) meses a contar da notificação pela Secretaria Internacional, de acordo com a Regra 13(2) do Regulamento. Observa-se que, diferente do que ocorre para irregularidades na classificação de produtos e serviços, nos casos de irregularidades relativas à indicação, a Secretaria Internacional não enviará lembrete acerca do prazo para apresentação.
Ressalta-se que o INPI não se manifestará, de ofício, a respeito de irregularidades na indicação de produtos e serviços e, ao ser notificado pela Secretaria Internacional, comunicará o depositante acerca da irregularidade diretamente pelo sistema Madrid e-Filing. Caso o depositante queira enviar à Secretaria Internacional, por intermédio do INPI, manifestação promovendo as correções necessárias ou contestando a irregularidade apontada, deverá apresentá-la em até 30 (trinta) dias contínuos da data da notificação.
As manifestações quanto às irregularidades devem ser respondidas diretamente pelo sistema Madrid e-Filing.
Havendo manifestação do requerente, o INPI verificará se, após a correção, os produtos e serviços estão contidos no escopo do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Caso afirmativo, o INPI remeterá a resposta do requerente à Secretaria Internacional, tal qual recebida e sem avaliar se os itens estão corretamente classificados e informará ao requerente diretamente pelo sistema Madrid e-Filing. Caso a correção amplie o escopo de proteção, em relação ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base, a manifestação do requerente não será remetida à Secretaria Internacional e o requerente será informado, por meio do sistema Madrid e-Filing.
Quando não for encaminhada manifestação ou quando esta não for aceita, a Secretaria Internacional incluirá indicação de que o termo é vago para fins de classificação, incompreensível ou linguisticamente incorreto, conforme o caso. A Secretaria Internacional informará ao INPI e ao depositante.
Quando a manifestação encaminhada for aceita pela Secretaria Internacional, será efetuada a alteração do termo na inscrição internacional.
Nos casos em que a manifestação é aceitável, mas resulta na inadequação à classe originalmente indicada, o pedido internacional seguirá os trâmites para irregularidades referentes à Classificação, conforme item 11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional, subitem Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços.
Outras irregularidades¶
Além das irregularidades referentes à classificação e à indicação de produtos e serviços, outras irregularidades podem ser apontadas pela Secretaria Internacional, de acordo com a Regra 11 do Regulamento. São irregularidades usualmente relacionadas à titularidade, à imagem da marca, ao pagamento da retribuição à Secretaria Internacional, entre outras.
O prazo para correção dessas irregularidades é de 3 (três) meses, não havendo lembrete pela Secretaria Internacional.
Algumas destas irregularidades devem ser corrigidas diretamente pelo depositante, sem necessidade de qualquer intermediação pelo INPI. Nesses casos, a comunicação é realizada diretamente entre o depositante notificado e a Secretaria Internacional, sendo o INPI apenas informado da irregularidade.
Irregularidades que devem ser corrigidas pelo requerente:
Dentre as irregularidades cuja correção é de responsabilidade exclusiva do depositante, destacam-se aquelas referentes a:
- Dados incompletos sobre o requerente ou o procurador, mas suficientes para identificá-los e contatá-los;
- Dados insuficientes sobre a prioridade reivindicada;
- Reprodução ilegível da marca;
- Presença de reivindicação de cores, quando a reprodução da marca não for colorida ou não houver indicação das cores reivindicadas;
- Ausência de transliteração da marca, quando possuir caracteres não latinos ou numerais não arábicos; e
- Retribuição à Secretaria Internacional não paga ou paga a menor.
A não correção das irregularidades apontadas pela Secretaria Internacional implica, conforme a Regra 11(2)(b) do Regulamento, o abandono do pedido internacional, com exceção de irregularidades referentes à(s) prioridade(s) unionista(s), que não será(ão) consideradas pela Secretaria Internacional caso a correção não seja realizada no prazo estipulado.
Irregularidades que devem ser corrigidas pelo INPI:
As irregularidades que deverão ser corrigidas pelo INPI encontram-se enumeradas na Regra 11(4) do Regulamento e referem-se a:
- Pedido não apresentado no formulário oficial correto ou não assinado pelo INPI;
- Irregularidade quanto aos requisitos de legitimidade do requerente, a saber, “ser nacional, domiciliado ou possuir um estabelecimento comercial ou industrial no país de origem”;
- Ausência ou insuficiência dos seguintes elementos:
o Informações que permitam identificar o requerente ou o procurador e que sejam suficientes para contatá-los;
o Indicação da relação do requerente com o INPI para fins de legitimidade;
o Data e número do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
o Reprodução da marca;
o Lista de produtos e serviços;
o Indicações das Partes Contratantes designadas; ou
o Declaração de Certificação pela Administração de origem.
Ao ser notificado pela Secretaria Internacional de outras irregularidades no pedido internacional, o INPI comunicará o depositante acerca da irregularidade diretamente pelo sistema Madrid e-Filing. Caso o depositante queira se manifestar, junto ao INPI, a respeito da irregularidade apontada, deverá apresentá-la em até 30 (trinta) dias contínuos da data da notificação.
O INPI avaliará a manifestação do requerente e enviará resposta à Secretaria Internacional. Não havendo manifestação no prazo previsto, será enviada resposta à Secretaria Internacional com base nas informações disponíveis na base de dados do INPI.
As manifestações quanto às irregularidades devem ser respondidas diretamente pelo sistema Madrid e-Filing.
Quando o INPI enviar uma resposta à Secretaria Internacional acerca de irregularidades que devem ser corrigidas por este Instituto, o requerente será informado por meio do sistema Madrid e-Filing.
11.2.3.2 Registro da Inscrição pela Secretaria Internacional¶
Quando, após eventuais notificações de irregularidades, manifestações e ajustes, a Secretaria Internacional considerar que o pedido internacional cumpre com os requerimentos aplicáveis, atestará sua conformidade, publicará a inscrição internacional na Gazeta da OMPI e comunicará ao INPI, ao requerente e às Partes Contratantes designadas, nos termos da Regra 14(1) do Regulamento.
A Secretaria Internacional enviará diretamente ao titular o certificado da inscrição internacional no idioma do pedido internacional.
Ao receber a comunicação da Secretaria Internacional, o INPI atualizará sua base de dados com o número da inscrição internacional.
11.2.3.3 Exame pelas Administrações das Partes Contratantes designadas¶
Ao receber a notificação de designação em uma inscrição internacional, a Administração da Parte Contratante designada procederá ao exame da marca com base em sua legislação, podendo recusar a proteção em seu território ou concedê-la total ou parcialmente.