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11.2 Pedidos internacionais originados no Brasil

11.2.1 Como formular um pedido internacional

Os pedidos internacionais devem basear-se em um pedido ou registro depositado diretamente no INPI. Desta forma, para depositar um pedido internacional junto ao INPI, o depositante deve possuir um processo nacional, que servirá como pedido ou registro de base para o pedido internacional.

Vale ressaltar que o depositante que deseja solicitar o pedido de registro internacional de marca deve atender ao disposto no item 11.2.2.1 Legitimidade para depositar pedido internacional junto ao INPI.

De acordo com a Resolução INPI/PR nº 247/2019, qualquer peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri se dará exclusivamente por meio eletrônico (sistema e-Marcas), exceto nas situações em que a indisponibilidade prolongada do meio eletrônico cause dano relevante à preservação de direitos.

Nesta seção, é possível encontrar as informações necessárias para efetuar o depósito de pedidos internacionais e o protocolo de petições relacionadas a esses pedidos, além de orientações sobre o seu acompanhamento.

11.2.1.1 Cadastro no e-INPI
11.2.1.2 Pagamentos
11.2.1.3 Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas

11.2.2 Certificação do pedido internacional pelo INPI

Como Administração de origem, cabe ao INPI a certificação do pedido internacional, etapa durante a qual é realizada a conferência de informações contidas na base de dados do Instituto em comparação com as informações presentes no formulário do pedido internacional, preenchido pelos depositantes. Efetuada a certificação pelo INPI, a Secretaria Internacional recepcionará o pedido internacional e procederá ao seu exame de conformidade. Após decisão pela conformidade do pedido internacional, este se torna uma inscrição internacional, que é encaminhada às Partes Contratantes designadas.

A etapa de certificação do pedido compreende:

  • A análise da legitimidade do depositante;
  • A análise dos requisitos para certificação, previstos na Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum;
  • A notificação aos requerentes de eventuais inconsistências no preenchimento do formulário;
  • A manifestação dos requerentes quanto a inconsistências notificadas; e
  • A certificação do pedido e o envio à Secretaria Internacional.

Será verificado o efetivo recolhimento da retribuição referente ao serviço de certificação do pedido internacional, cabendo a notificação de inconsistências para a complementação da retribuição em caso de pagamento a menor, a ser realizada no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos da data da publicação na Revista da Propriedade Industrial, sob pena de o pedido internacional ser considerado inexistente, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Para efetuar a complementação do pagamento, deverá ser emitida Guia de Recolhimento da União (GRU) para o serviço “complementação de retribuição” (código 800), fazendo referência ao número da GRU anterior. Após o pagamento da complementação, o comprovante do pagamento complementar deverá ser encaminhado por meio do serviço de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (código 382), referente à petição do pedido internacional correspondente.

A GRU referente à complementação deverá ser emitida no exato valor necessário à complementação da retribuição fixada na tabela vigente na data de protocolo do serviço de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (código 382).

Ressalta-se que o simples pagamento da GRU do serviço de “complementação de retribuição” (código 800) não é suficiente para a correção da inconsistência.

11.2.2.1 Legitimidade para depositar pedido internacional junto ao INPI
11.2.2.2 Etapa de certificação
11.2.2.3 Notificação de inconsistências no pedido internacional

11.2.3 Exame pela Secretaria Internacional

Após a Certificação, o INPI fará a transmissão do pedido internacional à Secretaria Internacional e notificará o usuário por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. O recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional dá início ao Exame de Conformidade da inscrição internacional.

Nessa etapa, a Secretaria Internacional analisa o formulário do pedido internacional e eventuais formulários anexados (MM17 ou MM18).

Nos casos em que forem identificadas irregularidades, a Secretaria Internacional comunicará direta e simultaneamente ao requerente e ao INPI, independentemente de quem seja o responsável pela correção da irregularidade.

Observa-se que, no âmbito do Protocolo de Madri, o termo “notificar” é utilizado para se referir à comunicação enviada pela Secretaria Internacional à parte responsável pela correção da irregularidade, reservando-se o termo “informar” para a comunicação enviada à parte não tem a obrigação de responder.

A depender do tipo de irregularidade identificada pela Secretaria Internacional, caso não seja corrigida no prazo especificado, o pedido será considerado abandonado.

Quando não houver irregularidades ou após a correção dessas, a Secretaria Internacional promoverá a inscrição correspondente no Cadastro Internacional, comunicando o fato ao INPI, às partes designadas e aos depositantes.

11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional
11.2.3.2 Registro da Inscrição pela Secretaria Internacional
11.2.3.3 Exame pelas Administrações das Partes Contratantes designadas

11.2.4 Período de dependência

11.2.4.1 Cessação dos efeitos do pedido ou registro de base

Conforme o art. 6(3) e (4) do Protocolo de Madri, durante o período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, as alterações na situação do(s) pedido(s) ou registro(s) de base que cessem total ou parcialmente seus efeitos afetam a inscrição internacional e devem ser comunicadas à Secretaria Internacional.

Dessa forma, durante esse período, conhecido como “período de dependência”, nos termos do art. 9º da Resolução INPI/PR nº 247/2019, o INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional nas seguintes hipóteses:

  • Arquivamento definitivo do pedido de base;
  • Arquivamento do pedido de base pela desistência, total ou parcial;
  • Indeferimento do pedido de base, sem interposição de recurso;
  • Indeferimento do pedido de base, mantido em grau de recurso;
  • Deferimento parcial do pedido de base, sem interposição de recurso;
  • Deferimento parcial do pedido de base, mantido em grau de recurso;
  • Anulação do registro de base;
  • Arquivamento ou cancelamento de ofício do pedido ou registro de base, total ou parcial, sem interposição de recurso;
  • Arquivamento ou cancelamento de ofício de ofício do pedido ou registro de base, total ou parcial, mantido em grau de recurso;
  • Extinção do registro de base pela expiração do prazo de vigência, quando não prorrogado;
  • Extinção do registro de base pela renúncia, total ou parcial;
  • Extinção do registro de base pela caducidade, sem interposição de recurso;
  • Extinção do registro de base pela caducidade, mantida em grau de recurso;
  • Extinção do registro de base pela inobservância do disposto no art. 217.

Também afetarão a inscrição internacional os procedimentos iniciados no período de dependência e concluídos após este período que cessem total ou parcialmente os efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Assim, nos casos em que houver procedimento administrativo ou judicial iniciado durante o período de dependência mas não concluído antes do fim deste período e que possa resultar na cessação dos efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, o INPI informará à Secretaria Internacional a existência desse procedimento, bem como informará a situação final do(s) pedido(s) ou registro(s) de base após sua conclusão definitiva, solicitando o cancelamento da inscrição internacional, quando cabível.

Neste sentido, ao fim do período de dependência, o INPI informará à Secretaria Internacional, por exemplo, eventual indeferimento ou deferimento parcial pendentes de recurso administrativo, ação judicial ou processo administrativo de nulidade, informando o resultado final desses procedimentos em momento posterior e solicitando o cancelamento da inscrição internacional apenas quando cabível.
O cancelamento da inscrição internacional também será solicitado nos casos em que, havendo procedimento administrativo ou judicial iniciado e não concluído durante o período de dependência, o titular da inscrição internacional apresentar desistência ou renúncia ao pedido ou registro de base após o período de dependência.

O cancelamento da inscrição internacional será solicitado à Secretaria Internacional somente quando se tornar definitivo e, especialmente no que tange às ações judiciais, apenas após o trânsito em julgado das decisões.

As situações de cessação de efeitos no pedido ou registro de base serão informadas à Secretaria Internacional, sendo indicados o nome do titular, o número da inscrição internacional, os fatos e decisões que afetaram a situação do pedido ou registro de base, bem como todos os produtos e serviços afetados e não afetados. Não é necessária a indicação dos fundamentos da decisão.

Observa-se que os produtos e serviços afetados e não afetados pela cessação de efeitos devem ser informados à Secretaria Internacional com base na lista de produtos e serviços que consta na inscrição internacional e não com base na especificação contida no(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Nas hipóteses em que todos os produtos e serviços incluídos em uma determinada classe são afetados, indicar-se-á “todos os produtos/serviços na classe X".

É importante notar que o período de dependência é único, contado a partir da data da inscrição internacional, isto é, não será iniciado novo período de dependência nos casos de designação posterior.

11.2.4.2 Ações judiciais

Ao final do período de dependência, quando ciente da existência de ação judicial que possa resultar na cessação de efeitos total ou parcial do pedido ou registro de base, o INPI informará à Secretaria Internacional.

Nos casos em que, após o período de dependência, o INPI tomar ciência da existência de ação judicial iniciada durante esse período, deverá informar à Secretaria Internacional, independentemente do lapso temporal transcorrido. Nesta hipótese, o INPI também comunicará à Secretaria Internacional a decisão final da ação judicial solicitando o cancelamento da inscrição internacional apenas quando cabível.

11.2.4.3 Transformação da inscrição internacional em pedido ou registro nacional

Quando a inscrição internacional for cancelada em razão da cessação de efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base durante o pedido de dependência, o titular da inscrição internacional poderá solicitar a transformação da inscrição internacional em pedido ou registro nacional diretamente junto às Partes Contratantes designadas no prazo de 3 (três) meses após o cancelamento, de acordo com o art. 9 quinquies do Protocolo de Madri.

Findo o período de dependência de 5 (cinco) anos, a inscrição internacional e todas as designações tornam-se independentes, não sendo mais afetados por alterações na situação do(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

11.2.4.4 Transferência de titularidade durante o período de dependência

Durante o período de dependência, não há impedimento à transferência de titularidade da inscrição internacional ou do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Para a etapa de certificação, é indispensável que o depositante do pedido internacional e o titular do(s) pedido(s) ou registro(s) de base sejam idênticos. Não obstante, uma vez certificado o pedido internacional, é possível realizar a transferência de titularidade.

Observa-se, entretanto, que a inscrição internacional permanece dependente do(s) pedido(s) ou registro(s) de base durante o período de dependência ainda que tenha havido transferência de titularidade de qualquer um desses pedido(s) ou registro(s). Cabe ao titular verificar a conveniência da transferência de titularidade, já que uma eventual cessação de efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base resultará no cancelamento da inscrição internacional.

11.2.4.5 Comunicação de divisão do pedido ou registro de base

Quando houver divisão do(s) pedido(s) ou registro(s) de base durante o período de dependência, o INPI informará à Secretaria Internacional, conforme art. 10 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

A referida informação não afeta a inscrição internacional, visando apenas sua atualização cadastral, referente ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

11.2.5 Solicitações referentes a uma inscrição internacional originada no Brasil

As prorrogações, designações posteriores e anotações referentes à inscrição internacional originada no Brasil deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, nos termos do art. 11 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Para mais informações, consultar o item 11.4.2 Solicitações diversas.

A Secretaria Internacional fornece instruções nos seguintes endereços:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ (espanhol)

Excepcionalmente, o INPI receberá solicitações de anotação de alteração de titularidade de inscrição internacional na hipótese prevista no art. 35 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Para mais informações, consultar o item 11.4.2.2 Anotações, subitem Alteração de Titularidade.

11.2.6 Retificações de pedidos internacionais originados no Brasil

A Secretaria Internacional poderá efetuar retificações de ofício ou por solicitação do titular ou de uma Administração, nos termos da Regra 28 do Regulamento Comum.

Quando o depositante ou titular identificar a existência de erro no pedido ou na inscrição internacional, poderá solicitar a sua retificação, conforme orientações a seguir.

As retificações relativas a pedidos internacionais originados no Brasil que ainda não tenham sido certificados deverão ser solicitadas pelo depositante ao INPI, conforme art. 13 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Quando o pedido internacional já houver sido certificado, o titular deverá solicitar a correção diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 12 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, com exceção da hipótese em que o erro for atribuível ao INPI e que afete os direitos provenientes da inscrição internacional.

Nestes casos, quando houver discrepância entre a inscrição internacional e os documentos encaminhados pelo INPI e este erro seja atribuível à Secretaria Internacional, dar-se-á a correção de ofício ou por solicitação do interessado a qualquer tempo. Entretanto, nos casos em que o erro é atribuível ao depositante, ao titular ou ao seu procurador, não será possível realizar a retificação. Recomenda-se, portanto, atenção no preenchimento e envio dos documentos, bem como a conferência dos mesmos.

Quando o erro for atribuível ao INPI e afetar os direitos provenientes da inscrição internacional, a solicitação de correção deve ser enviada pelo INPI à Secretaria Internacional no prazo de 9 (nove) meses a contar da publicação pela Secretaria Internacional da informação objeto da retificação. A fim de que o envio seja garantido neste prazo, o titular deverá solicitar a correção junto ao INPI no prazo de 7 (sete) meses, a contar da publicação pela Secretaria Internacional da informação objeto da retificação, conforme parágrafo único do art. 12 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Para solicitar retificações relativas a pedidos internacionais junto ao INPI, o titular deverá utilizar o serviço de "Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri" (3010). O usuário deverá informar o número da petição do pedido internacional correspondente e apresentar a petição em português.

Como solicitar o serviço
Serviço: Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri)
Código: 3010